Las marcas, doble arma para los cracks: "una mala gestión puede arruinarle la carrera"

Apenas unos meses después de lanzar al mercado su propia marca, Tiger Woods se enfrenta a un escenario de lo más insospechado al verse involucrado en una batalla legal con una marca de ventiladores. Se trata de una circunstancia que no por peculiar es menos significativa, pues tampoco es la primera estrella del deporte que ve cómo lo que parecía un negocio redondo se acaba tornando en un dolor de cabeza.


En este caso, el detonante del conflicto es sencillo de explicar, aunque sin quitarle al asunto un trasfondo jurídico mucho más complejo que deberá resolverse en los tribunales estadounidenses. Fue el pasado mes de septiembre cuando trascendía a los medios que Tigeraire, una empresa fabricante de productos de refrigeración ubicada en Louisiana, había presentado una reclamación ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos contra Sun Day Red, la nueva firma de ropa impulsada por el golfista californiano.


Lo que sostenían desde la parte demandante es que Sun Day Red se había "apropiado ilegalmente" del diseño de su logotipo, el cual también contiene un tigre saltando. Sin embargo, lejos de terminar aquí el conflicto, el equipo legal de Woods contraatacaba con otra demanda, en la que se acusaba a Tigeraire de querer beneficiarse de la situación: "Este caso, lamentablemente, se da la vieja y trillada circunstancia de una empresa oportunista y desacertada que intenta extraer una ganancia financiera injustificada de una marca más grande y exitosa, basándose en amenazas de acciones legales y demandas de sumas exorbitantes".

Un tema complicado que debe ser trabajado por profesionales​

Para comprender las claves de este proceso, desde el bufete Baker McKenzie, a través de María Dolores Garayalde (Socia, Intellectual Property) y Rubén Cano (Asociado Sénior, IPTech), arrojan en MARCA más luz al respecto: "La cuestión que se plantea aquí y tendrá que examinarse es si esa marca es susceptible de crear confusión en los consumidores, respecto al origen empresarial de los productos que se comercializan. Para que se de una semejanza que sea susceptible de crear confusión deben confluir una serie de factores: la semejanza gráfica, visual y conceptual. Y también darse una coincidencia desde el punto de vista de los productos que se comercializan.

Aquí Sunday ha solicitado una marca que se aplica a distinguir productos de clase 25, que son prendas de vestir. Tigeraire, por su parte, es titular de una marca registrada prioritaria en la clase 11, que son productos diferentes como ventiladores o aires acondicionados, por lo que no habría una coincidencia clara en el ámbito aplicativo. Pero en USA, y esto es una peculiaridad del sistema americano, no sólo se tiene en cuenta el registro de la marca, sino también el uso que de la misma se hace en el mercado. Por ello, Tigeraire alega que, sin perjuicio de tener registrada su marca en clase 11, en realidad también ha hecho uso de ella en el mercado para vender prendas textiles, en particular, camisetas, gorras, etcétera". La cuestión que habrá de dilucidarse aquí es si ese uso es incidental y a efectos meramente promocionales o responde realmente a una intencionalidad de vender productos textiles.
Por tanto, ante un caso como este, cabe preguntarse dónde está el límite cuando se trata de logos similares. Para los expertos en propiedad intelectual a los que hemos consultado, "el límite va ligado al riesgo de confusión que el uso de ambas marcas pueda generar en el mercado", ya que "en el caso de que se aprecie la existencia de riesgo de confusión, el registro considerará que ambas marcas no pueden convivir en el mercado". De momento, parece que a Tiger Woods le espera un enrevesado proceso legal que no estará exento de incertidumbres: "En USA, el procedimiento de oposición es muy complejo y largo. Se configura como un auténtico litigio, siendo la fase probatoria una parte importante del mismo. En cuanto a la duración, la cuestión principal es que, como tenemos dos procedimientos en paralelo, el registro de la marca se va a poner en pausa en la oposición gestionada ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos hasta que decida el tribunal de California sobre la acción declarativa de no infracción interpuesta por Tiger Woods. Esto hace que sea complicado saber cuánto pueden tardar, previsiblemente más de dos años salvo que las partes alcancen un acuerdo".
Así mismo, las consecuencias para el golfista de 48 años también pueden ser impredecibles: "Los efectos van a depender de la decisión que tomen tanto la oficina de registro como el tribunal de California. Si Sun Day Red registra la marca y no existe infracción, probablemente pueda explotarla con cierta libertad. Si estamos en otro escenario, en el que hay un rechazo de la marca o se declara que hay infracción, Tigeraire podría valorar si esto le faculta para impedir a Tiger Woods usar esa marca, o si puede reclamar daños por el tiempo que lo ha usado y dónde, porque parece que lleva usándolo meses. Estamos en la fase inicial, por lo que, ahora mismo, es un poco prematuro saber cuáles van a ser los próximos pasos. En este tipo de casos, no es extraño alcanzar acuerdos de coexistencia, en los que se regule el uso que ambas compañías pueden realizar de sus respectivas marcas a efectos de que no se genere riesgo de confusión en el mercado.".

Del insólito caso de Neymar al megajuicio de Beckham​

Pero el de Tiger Woods no es un caso tan aislado como pudiera parecer. Y es que en las últimas décadas resulta habitual ver cómo los cracks crean auténticos imperios alrededor de su marca personal, algo que en ocasiones puede resultar un arma de doble filo. Un caso muy conocido en este sentido fue el que protagonizó Neymar Júnior, después de que el empresario portugués Carlos Moreira registrase la marca 'Neymar' ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) en 2013, antes de que el futbolista pudiese hacer lo propio, motivo por el que sus abogados ejercieron las correspondientes acciones legales para hacerse con los derechos de la marca.

Finalmente, no fue hasta 2019 cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, le dio la razón al dictaminar que esta persona había actuado "de mala fe" y a sabiendas de la creciente popularidad con la que el jugador ya contaba en Europa por aquel entonces. De poco sirvieron los argumentos de Moreira en este caso, quien negó que dicho registro fuera con el propósito de "explotar el renombre del futbolista brasileño", sino que lo hizo "por su fonética" y asegurando que todo respondió a una "mera coincidencia" debido a su desconocimiento. El citado tribunal consideró probado que esta persona tenía "algo más que un conocimiento limitado del mundo del fútbol", como también evidenciaba el hecho de que el mismo día que solicitó el registro de 'Neymar' quiso también hacer lo mismo con la marca denominativa 'Iker Casillas'.


Curiosamente, de verse envuelto en esta clase de litigios tampoco se libró el que podemos considerar como pionero en lo que a relaciones marca-deportista se refiere. Hablamos, cómo no, de Michael Jordan y su archiconocida firma, Air Jordan. En este caso, la noticia saltó el pasado mes de diciembre, cuando los abogados de Nike decidieron demandar a Skiman LLC, una pequeña empresa de ropa de esquí, por utilizar un logo similar al famoso 'Jumpman' tan asociado a la imagen del mítico '23' de los Chicago Bulls. A pesar de que la citada empresa pudo registrar sin ningún problema el logotipo en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, ni siquiera esto fue un impedimento para que el gigante deportivo llevase el asunto a los tribunales.

A pesar de que casos como los citados pueden resultar obvios a los ojos de cualquier persona, lo cierto es que hay que hilar mucho más fino cuando se dirimen a nivel legal. De ahí que pueda haber gente que se lucre registrando marcas similares a las de conocidos deportistas. Nuestros expertos en materia jurídica nos cuentan los condicionantes que pueden existir en tales casos: "Pueden darse dos circunstancias. Que solicites el registro y haya una marca que se parezca a la tuya, sin que haya mediado mala fe. Esto puede ocurrir especialmente en el caso de las marcas gráficas en que los informes de anterioridades son difíciles de realizar. Es complejo pero puede darse el caso de que haya coincidencia, y puede haber dos registros que se asemejen en un momento determinado. Hay otro escenario en el que al amparo de una marca conocida y con muchos seguidores, haya terceros que intenten aprovecharse del éxito de la marca renombrada mediante el registro de logos que puedan parecerse buscando la asociación por parte de los consumidores para asegurarse mayores ventas , pero son situaciones un poco diferentes. En este segundo caso, hay una intencionalidad de lucrarse. Por ello, solemos hacer hincapié en la importancia de contar con una estrategia adecuada de protección y defensa de la marca, para hacer frente a este tipo de situaciones.".

Como se puede comprobar, la importancia de estar bien asesorado jurídicamente suele resultar clave en estos casos. Así sucedió, por ejemplo, en el de David Beckham, quien obtuvo una suculenta indemnización de 280 millones de euros tras demandar a 150 vendedores fraudulentos que comercializaban versiones falsas de sus productos en internet, pertenecientes a la marca DB Ventures.
No obstante, los especialistas en propiedad intelectual no conocen casos de deportistas que hayan perdido su fortuna por esta clase de circunstancias: "Seguramente haya casos en los que, por ejemplo, no se haya capitalizado adecuadamente la reputación del deportista en la marca. La falta de una estrategia eficaz de marca puede exponer a los deportistas a situaciones de aprovechamiento por parte de terceros". No ocurre demasiado, pero no es descartable que "una mala gestión pueda arruinarle la carrera".